Patentonderzoek
Geldigheidsonderzoek van een patent: houdt het stand in een oppositie of rechtszaak?
Het patent van een concurrent zit je lancering in de weg, of je wilt met je eigen patent een namaker aanspreken. In beide gevallen steek je er tijd en geld in, en dan wil je weten of het patent een aanval doorstaat.
Ook een verleend octrooi kan later nog sneuvelen. Bij een geldigheidsonderzoek toets ik nieuwheid en inventiviteit opnieuw, nu tegen alles wat vóór de indienings- of prioriteitsdatum openbaar was. Ik kijk ook naar de andere gronden voor vernietiging. In het Engels heet dit een validity search.
Geldigheidsonderzoek bij het patent van een concurrent en bij je eigen patent
De vraag komt meestal op een concreet moment. Uit het FTO-onderzoek voor je lancering blijkt dat een patent van een concurrent je nieuwe product raakt. Het kan ook zijn dat een patenthouder een licentievergoeding vraagt voor de afdichtingskit die je aan de bouw levert.
Eerst kijk ik of dat patent nog van kracht is. Is de jaartaks ook na de extra betaaltermijn van zes maanden niet betaald, dan is het vervallen en hoef je het niet aan te vechten. Lees ook waarom een patent vóór de twintig jaar kan vervallen. Loopt het nog, dan bepaalt de uitkomst van het onderzoek je volgende stap. Blijkt een claim kwetsbaar, dan lanceer je met meer zekerheid en onderhandel je over een licentie vanuit een sterkere positie. Houdt het patent stand, dan weet je dat een licentie of een ontwerp buiten de claims de betere weg is.
Bij je eigen patent werkt het andersom. Ga je een concurrent aanspreken, een licentie aanbieden of het patent verkopen? Dan wil je eerst weten waar het zwak is. Een koper of investeerder stelt die vraag ook, en dan wil je het antwoord al hebben. Zo onderbouw je wat je patent bij een verkoop of investering waard is met claims waarvan je weet dat ze overeind blijven.
Waar een patent kwetsbaar kan zijn, en hoe ik dat onderzoek
Het onderzoek begint bij de claims. Per claim zoek ik de kenmerken die hem dragen, en die toets ik op deze punten.
Eerdere openbaarmakingen, ook buiten de patentliteratuur
Nieuw is een uitvinding alleen als niets haar vóór de indienings- of prioriteitsdatum openbaar maakte. In welke vorm dat gebeurde, maakt niet uit. Naast patenten zoek ik daarom in vakliteratuur, proefschriften, productbladen en congresposters. Ook een coating die al te koop was voordat de aanvraag werd ingediend, kan een claim op diezelfde samenstelling raken.
Hoe onderzoek vóór een eigen aanvraag werktInventiviteit: lag de stap voor de hand voor een vakman
Een claim kan nieuw zijn en toch niet inventief. Dat speelt als een vakman twee bekende bronnen zonder moeite zou combineren. Denk aan een bindmiddel en een vulstof waarvan de combinatie in een andere toepassing al beschreven stond. Ik kijk dan of het patent een onverwacht effect aantoont, zoals een hechting die duidelijk beter uitvalt.
Aan welke eisen een uitvinding moet voldoenEen claim die breder is dan de voorbeelden dragen
De beschrijving in een patent moet een vakman in staat stellen de uitvinding na te werken. In de chemie wringt dat bij brede claims: een claim op een hele klasse katalysatoren, terwijl de voorbeelden er maar twee laten zien. Werkt de uitvinding aantoonbaar niet over de volle breedte, dan is dat een grond om de claim aan te vallen.
Wanneer een brede chemische claim houdbaar isWijzigingen in de claims tijdens de verlening
Om de examinator tegemoet te komen, worden claims tijdens de procedure vaak aangepast. Wat er dan verandert, mag niet verder gaan dan de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend. Ik leg de verleende claims daarom naast de oorspronkelijke tekst. Een combinatie van kenmerken die daar nergens zo stond, maakt het patent kwetsbaar.
Hoe de examinator bij het EPO claims beoordeelt
Oppositie of vernietigingszaak: de route hangt af van het moment
Hoe lang het patent al verleend is, bepaalt wat je met de uitkomst kunt doen. De oppositie bij het EPO heeft het grootste bereik: één procedure raakt het Europese patent in alle landen waar het geldt. Die route staat maar negen maanden open. Volg daarom de verleningen bij je concurrenten, zodat het onderzoek op tijd kan starten.
Is die termijn voorbij, of gaat het om een Nederlands patent, dan beslist de rechter. Bij de Nederlandse rechter is dat altijd de rechtbank Den Haag. Voor de vernietiging van een Nederlands patent heb je eerst een wettelijk advies van Octrooicentrum Nederland nodig: het nietigheidsadvies. Dat advies weegt zwaar, want Octrooicentrum Nederland verleent een patent ook als het onderzoeksrapport kritisch is.
Valt het patent onder het Unified Patent Court, dan kan één vernietigingszaak het in alle deelnemende landen tegelijk raken. Bij een klassiek Europees patent kan een opt-out dat voorkomen. Die keuze staat uitgewerkt bij de afweging rond het UPC en de opt-out.
De keuze tussen die routes volgt uit je belang: één markt of een groot deel van Europa. Ook telt hoeveel tijd er is tot je lancering. Het geldigheidsonderzoek levert de publicaties en argumenten waarop elke route steunt. Welke je kiest, beslis je met de uitkomst op tafel.
Veelgestelde vragen over een geldigheidsonderzoek van een patent
Een geldigheidsonderzoek beantwoordt de vraag of een verleend patent overeind blijft als iemand het aanvecht. Het verschil met een onderzoek vóór je eigen aanvraag: de claims liggen al vast, dus ik zoek gericht naar wat precies die tekst onderuit kan halen. Wat je van Patents4Business krijgt, is per claim een onderbouwd oordeel over hoe kwetsbaar die is, met de publicaties waarop dat oordeel rust.
Laat het doen zodra een patent van een ander een zakelijke beslissing raakt, zoals een lancering of een licentievoorstel. Is een Europees patent pas verleend, dan wil je de uitkomst hebben zolang de oppositietermijn nog loopt. Loopt de aanvraag van je concurrent nog, dan kun je het EPO al op publicaties wijzen.
Het Europees Octrooiverdrag (artikel 138) en de Rijksoctrooiwet (artikel 75) noemen dezelfde vijf gronden. De uitvinding is niet patenteerbaar, bijvoorbeeld omdat ze niet nieuw of niet inventief is, of de beschrijving is te summier om haar na te werken. Ook een patent dat buiten de ingediende aanvraag treedt, na verlening ruimer is geworden of toekwam aan een ander dan de houder, kan sneuvelen. Raakt een grond maar een deel van de claims, dan blijft het patent in een beperktere vorm bestaan.
Een oppositie is een procedure waarin het EPO een verleend Europees patent op verzoek van een ander opnieuw beoordeelt. Dat kan binnen negen maanden nadat het EPO de verlening heeft gepubliceerd. Het EPO herroept het patent, handhaaft het in gewijzigde vorm of wijst de oppositie af. Voor de procedure zelf kun je een beroep doen op Novacon IP.
Ja, dat is zelfs het verstandigste moment. Spreek je een concurrent aan, dan gaat hij zelf zoeken naar publicaties tegen je patent en kan hij in dezelfde zaak vernietiging vorderen. Vind ik vooraf een zwakke plek, dan kun je een Europees patent bij het EPO laten beperken tot claims die standhouden. Wat je verder doet als een ander je product namaakt, lees je bij de eerste stappen tegen namaak.
Van kracht betekent dat het patent formeel bestaat: het is verleend, de twintig jaar zijn nog niet om en de jaartaks is betaald. Hoe je dat in het register nagaat, staat bij de vragen over freedom to operate. Geldig gaat over de inhoud: overleeft het patent een vernietigingszaak of een oppositie bij het EPO? Tot de rechter het vernietigt of het EPO het herroept, blijft het werken, en daarna geldt het alsof het er nooit was.
Weet hoe sterk het patent is waarvan je beslissing afhangt
Om te beginnen heb ik alleen het patentnummer nodig en een korte schets van je plannen met het product. Daarmee bepalen we samen hoe diep het onderzoek moet gaan en welke termijn als eerste afloopt.